Это определение не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.
Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 [4] для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:
1. В описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле) содержится указание назначения заявленного изобретения; в случае, если испрашивается приоритет, более ранний, чем дата подачи заявки, указание назначения должно содержаться и в документах, являющихся основанием для испрашивания такого приоритета.
2. Заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.
3. В случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
1. Назначения заявленного изобретения
При проверке указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение следующих вопросов:
- предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, то есть указано ли заявителем его назначение;
- существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.
Проверка назначения необходима. Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. Установление же возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, может оказаться патентоспособным изобретением, которое может быть, заявлено, в частности, в форме изобретения на применение.
Условие промышленной применимости, как и другие условия патентоспособности изобретения, должно быть выполнено на дату приоритета. Представление в дополнительных материалах сведений о назначении, отсутствовавших на дату приоритета, не может быть основанием для признания изобретения промышленно применимым на дату приоритета.
На экспертизу не возлагается оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения.
Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения.
Тем более нет оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница-стремянка – тележка.
Второе из предусмотренных пунктом 19.5.1 [4] условий – условие осуществимости изобретения, вытекает непосредственно из определения промышленной применимости, приведенного в пункте 4 ст.1350 [2].
Основной принцип этой оценки - для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Данное требование является требованием к описанию. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства, в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства. Проверка второго условия при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в материалах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.
Наиболее ясен случай, когда приемлемое средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором (которых) для каждого из признаков изобретения описано приемлемое средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке "усилитель", а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).
Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.
Следующим является случай, когда приемлемое средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям. Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о приемлемом средстве, хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания изобретения промышленно не применимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.
Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 19.5.1 Правил [4], должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обусловливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа, и т.п.
Причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, может быть и неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения.
Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.
Несмотря на то, что ответственность за достоверность приводимых сведений, в конечном счете, лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительных доказательств, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать таких доказательств, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т.п. Такие не аргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.
Если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность его осуществления или невозможность реализации указанного заявителем назначения ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы (вечный двигатель), он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного объекта. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В этой ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержение или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного объекта и иных подобных документов.
Следует отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.
При проверке промышленной применимости используются, главным образом, сведения, содержащиеся в разделе описания "Осуществление изобретения".