Ответчик, по утверждению истца, выпускает в хозяйственный оборот товары того же класса, используя тождественный товарный знак.
Акционерное общество не отрицало указанного обстоятельства, однако ссылалось на правомерность своих действий, поскольку выпускает товары с указанным обозначением в пределах количества, установленного договором, заключенным с истцом до регистрации этого обозначения в качестве товарного знака.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 1487 ГК РФ, регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Поэтому изготовление товара с использованием обозначения, зарегистрированного впоследствии в качестве товарного знака, не является нарушением прав на товарный знак, если оно осуществляется по ранее заключенному договору с владельцем товарного знака»[40].
Речь идет об использовании знака в стране регистрации, т.е. на территории России. При этом обязательным условием является то, что товары не должны подвергаться какому-либо изменению, например, разбавляться, смешиваться с другими или даже переупаковываться[41].
Важно отметить, что на охрану прав владельцев знаков и защиту интересов потребителей направлена статья 24, декларирующая право владельца проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.
Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, что гарантирует покупателю приобретение товара именно того изготовителя, на которого он рассчитывает.
В Российской Федерации зарегистрированный товарный знак обозначается ®. Кроме названных изображений в мировой практике получили распространение буквенные сочетания «Marks Registrada» - «МR» (латиноамериканские страны), а также слова «Trademark», «зарегистрированный знак» - «Registered Trademark» (Великобритания), «Marfue deposee» (Франция, Бельгия). Нанесение такого обозначения является правом, а не обязанностью владельца знака, что, в частности, подкрепляется статьей 5D Парижской конвенции[42].
Рассмотрим особенности еще одного важного нюанса - правомочия владельца товарного знака, на возможность передачи принадлежащего ему знака другим лицам. Статьи 1488, 1489, 1490 ГК РФ определяют порядок передачи товарного знака, включающей уступку товарного знака и предоставление лицензии на его использование. Положения названных статей являются весьма актуальными в условиях, происходящих в стране процессов реорганизации в сфере хозяйственных структур, когда товарный знак зачастую сам становится товаром, т.е. предметом купли-продажи.
Согласно статье 1488 ГК РФ товарный знак может быть уступлен (т.е. продан) по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров. Однако уступка не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Владелец товарного знака (лицензиар) может также предоставить лицензию на использование своего товарного знака другому лицу (лицензиату).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в России предусмотрена свободная передача права на товарный знак, т.е. возможность его купли-продажи или предоставления лицензии на него, при этом без обязательного полного или частичного отчуждения предприятия, которое использует этот знак.
В связи со статьей 1489 ГК РФ, следует отметить, что лицензия на товарный знак представляет собой соглашение, в соответствии с которым владелец товарного знака на определенных условиях передает свой знак третьему лицу. В зависимости от объема передаваемых прав лицензия может быть:
исключительная - в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию;
неисключительная (простая) - право на использование имеет лицензиар и лицензиат.
При этом владелец знака - лицензиар - может заключать лицензионные договора с другими лицами; сублицензия - лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензии[43].
Кроме этого, различают лицензии:
полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров, в отношении которых зарегистрирован знак;
частичные, когда право на использование товарного знака касается только части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Право на использование товарного знака предоставляется на основе лицензионного договора.
Заключение лицензионного договора дает возможность владельцу товарного знака не только получить определенный доход и сделать свой знак более известным (за счет расширения границ его использования и увеличения объемов поставок), но и иногда сохранить саму регистрацию товарного знака.
Необходимость в этом появляется тогда, когда по каким-то форс-мажорным обстоятельствам над владельцем нависает угроза непрерывного неиспользования товарного знака в течение пяти лет. В этом случае спасти знак от аннулирования можно, исходя из положений статьи 1486 ГК РФ, заключив лицензионный договор.
В процессе дальнейшего совершенствования действующего законодательства дискутируется вопрос о внесении дополнения в статью 26 Закона. Это дополнение должно содержать запрет на предоставление лицензии в том случае, если это может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара. К примеру, не может быть заключен лицензионный договор, когда элементом товарного знака является стилизованное изображение Храма Василия Блаженного, а лицензиат территориально расположен в г. Иркутске.
Российским законодательством предусмотрена обязательная регистрация договоров об уступке знака и лицензионных договоров в Роспатенте (статья 1490 ГК РФ).
Без такой регистрации они считаются недействительными.
Одним из проблемных вопросов передачи прав на товарный знак, является возможность уступки заявки на товарный знак и придача этой уступки формы гражданского договора. Приведем пример из практики:
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение Арбитражного суда города Москвы от 11.04.2000 по делу № А40-6516/00-26-7 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.07.2000 по тому же делу.
Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.
Закрытое акционерное общество «Новая Заря» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к предпринимателю, осуществляющему свою деятельность без образования юридического лица, Михалкову Н.С. о признании незаключенной сделки: уступки права на заявку от 20.11.98 № 98718357 на товарный знак «Юнкерский» и применении последствий неосновательной передачи права.
Решением от 11.04.2000 в удовлетворении иска отказано, поскольку Арбитражный суд признал уступку права на заявку ничтожной сделкой.
В своем решении суд сослался на то, что уступка права осуществлена в нарушение статьи 3 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 10 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Суд пришел к выводу, что названный Закон не допускает уступки прав на заявку, поэтому Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные 29.11.95 (с изменениями от 19.12.97, зарегистрированными в Минюсте России 08.12.95 № 989) и допускающие замену заявителя, в этой части не подлежат применению как противоречащие гражданскому законодательству.
Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 03.07.2000 оставил решение без изменения.
В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается названные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение.
Из материалов дела следует, что ЗАО «Новая Заря» 20.11.98 подало в Федеральный институт промышленности (далее - институт) заявку на регистрацию товарного знака «Юнкерский» для товаров и услуг класса МКТУ 03, 13, 14, 25, 29, 30, 32-34, 41, 42.
Институт вынес решение от 09.12.98 о принятии ее к рассмотрению, и акционерное общество было уведомлено об установлении приоритета товарного знака, как это предусмотрено частью 3 статьи 11 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
ЗАО «Новая Заря» 14.05.99 внесло исправления в документы заявки, указав заявителем гражданина Михалкова Н.С. Уступка права на заявку была оформлена в порядке, установленном разделом 6 Правил, путем составления документа о передаче права в отношении заявки на товарный знак от 20.11.98 № 98718357 по образцу, являющемуся приложением № 6 к названным Правилам, подписанному заявителем и его правопреемником.
Товарный знак зарегистрирован 15.09.99, и новому заявителю выдано соответствующее свидетельство № 179789.
Таким образом, замена заявителя при передаче заявки произведена на стадии процедуры регистрации заявки, следовательно, в этот момент заявитель вступил в правоотношения, носящие публичный характер, и поэтому к ним не могут быть применены нормы гражданского законодательства, в том числе статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации о признании недействительными гражданско-правовых сделок.
В связи с этим судебные акты подлежат отмене, как принятие по неполно исследованным обстоятельствам и с неправильным применением норм материального права[44].